Commentaire de : Arrêt: B-5048/2014 du 4 avril 2017
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Tribunal : Tribunal administratif fédéral
Cour : Cour II
CJN - domaine juridique : Droit de la propriété intellectuelle
De | Fr | It |

Caractère distinctif et besoin de disponibilité
Auteur
Nicolas Guyot, Olivier Veluz
Rédacteur/ Rédactrice
Daniel Kraus
Michèle Burnier
Relèvent du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM les signes qui sont, d'une part, dénués de caractère distinctif et, d'autre part, soumis à un besoin de disponibilité. Il suffit que l'une ou l'autre de ces composantes soit présente pour qu'un signe soit exclu de la protection à titre de marque. Dans cet arrêt, le TAF conclut que le signe E-COCKPIT se comprend comme un portail électronique d’informations. Dans le cadre de l’examen du caractère distinctif, il n’examine cependant pas si cette signification est descriptive en lien avec tous les produits et services pouvant avoir un contenu thématique. Il se limite à constater qu’il n’y a pas de besoin de disponibilité.

Résumé de l’arrêt

[1] Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a partiellement admis le recours de la Poste Suisse SA contre le refus de l’IPI d’enregistrer le signe verbal E-COCKPIT pour certains produits et services revendiqués en classes 9, 16, 41 et 42.

[2] Le TAF considère, comme l’IPI, que l’élément « E », dans le domaine des technologies de l’information, est compris comme signifiant « électronique ». Le terme « Cockpit » signifie, en lien avec les systèmes d’informations, une application qui permet de visualiser des données de manière simple, claire et structurée et de les contrôler.

[3] Le syntagme E-COCKPIT se comprend dès lors comme un portail électronique d’informations qui permet de réduire le flux d’information et de faciliter la gestion des données.

[4] Le TAF confirme que le signe est directement descriptif de la fonction des programmes informatiques servant au traitement de l’information (classe 9) et de l’objet des services de programmation et de location de logiciels (classe 42). Il confirme également que le signe décrit directement le contenu des manuels relatifs à des programmes d’ordinateurs (classe 16).

[5] Le TAF ne se prononce en revanche pas sur le caractère distinctif du signe E-COCKPIT en relation avec les autres produits disposant d’un contenu thématique, à savoir les supports de données magnétiques (classe 9), les produits de l’imprimerie (classe 16) ainsi que les services en relation avec la formation (classe 41). Pour ces produits et services, il ne traite le signe que sous l’angle du besoin de disponibilité.

[6] A cet effet, le TAF rappelle qu’en lien avec les produits et services qui peuvent porter sur un thème particulier, il est important de laisser aux concurrents la possibilité de décrire le thème de leurs produits et services. Se référant à son arrêt B-4697/2014 du 16 décembre 2016 (APOTHEKEN COCKPIT), le TAF indique qu’une marque ne peut alors être enregistrée que s’il reste suffisamment de formulations alternatives permettant aux concurrents une telle description.

[7] En l’occurrence, les concurrents, qui offrent des produits de l’imprimerie, des supports d’enregistrements ou des services de formation portant sur le thème des systèmes électroniques de cockpit, seront amenés à utiliser le syntagme « E-cockpit ». Il reste néanmoins, selon le TAF, suffisamment de manières et de formulations différentes pour désigner un système de « cockpit électronique ».

[8] Par conséquent, il n’y a pas un besoin de libre disponibilité absolu pour le signe E-COCKPIT. Ce signe peut donc être enregistré à titre de marque pour les supports de données magnétiques de la classe 9, les produits de l’imprimerie de la classe 16 ainsi que pour les services de formation de base et de formation continue de la classe 41. Le recours est admis dans cette mesure.

Commentaire

[9] La notion de domaine public au sens de l’art. 2 let. a de la Loi sur la protection des marques (LPM ; RS 232.11) comprend deux composantes : le caractère distinctif, d’une part, et le besoin de disponibilité, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 ; ATF 139 III 176 consid. 2, p. 178).

[10] Ainsi, un signe qui n’est pas soumis à un besoin de disponibilité peut être dépourvu de caractère distinctif. Il suffit néanmoins que l’un ou l’autre de ces aspects soit réalisé pour que le signe soit exclu de la protection à titre de marque. Pour cette raison, la jurisprudence constante admet que la question du besoin de disponibilité peut rester ouverte lorsque le signe est dépourvu de caractère distinctif (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.6).

[11] A l’inverse, lorsque le signe est pourvu d’un caractère distinctif, parce que les destinataires ne le comprendront pas comme un renvoi direct à des caractéristiques du produit ou du service désigné, il faut encore examiner si, du point de vue des concurrents, le signe doit demeurer à leur libre disposition. A cet égard, l’existence d’alternatives du signe entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_370/2008 du 1er décembre 2008, sic! 2009, p.167 ; ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 p. 320s).

[12] Par ailleurs, ces deux aspects du domaine public s’examinent sous des angles différents. Alors que l’existence d’un caractère distinctif concret se détermine en fonction de la perception du signe par les destinataires des produits ou des services concernés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_528/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.1), l’appréciation du besoin de disponibilité se fonde principalement sur les besoins présumés des concurrents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4).

[13] Dans son arrêt E-COCKPIT, le TAF se distancie de cette logique d’analyse. En effet, il n’examine le besoin de disponibilité que pour une partie des produits et services et, pour l’autre, l’examen du signe ne porte que sur le caractère distinctif.

[14] S’agissant des produits et des services disposant d’un contenu thématique, le TAF se limite à examiner le caractère distinctif du signe litigieux pour les seuls manuels relatifs à des programmes d’ordinateurs. Il ne procède pas à cet examen par rapport aux autres produits et services concernés des classes 9,16 et 42, à savoir les supports de données magnétiques, les produits de l’imprimerie et les services de formation. Ainsi, l’arrêt ne donne pas les motifs qui permettent de conclure que le signe E-COCKPIT n’est pas directement descriptif du contenu thématique de ces produits et services.

[15] Pourtant, parmi ces produits peuvent se trouver, par exemple en classe 16, des manuels relatifs à des programmes d’ordinateur. Or, dans cette même décision, le TAF considère que le signe E-COCKPIT est directement descriptif pour de tels manuels.

[16] Il est par ailleurs intéressant de noter que dans son arrêt B-7995/2015 du 15 mars 2017 (TOUCH-ID), le TAF avait justement considéré, concernant les produits dont le thème n’est pas précisé, que dès lors que le signe déposé constituait un renvoi direct à un éventuel contenu et qu’il ne contenait aucun élément supplémentaire conférant à l’ensemble un caractère distinctif, ce signe appartenait au domaine public et ne pouvait pas constituer une marque.

[17] Si on applique ce principe au cas présent, le signe E-COCKPIT aurait dû être considéré comme descriptif de tous les produits et services pouvant avoir un contenu thématique.

Nicolas Guyot, avocat, IP-marques.ch.

Olivier Veluz, MLaw, IP-marques.ch.


Proposition de citation : Nicolas Guyot / Olivier Veluz, Caractère distinctif et besoin de disponibilité, in : CJN, publié le 18 septembre 2017
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